SENTENZA N. 345
ANNO
2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai
signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE
SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del
sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed
adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture),
convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 2002, n. 112, promosso con
ordinanza del 3 ottobre 2003 dalla Commissione dei ricorsi contro i
provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma sul ricorso
proposto da Schering Corporation
contro il Ministero delle attività produttive – Direzione generale sviluppo
produttivo e competività, iscritta al n. 1058 del
registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 50,
prima serie speciale, dell'anno 2003.
Visto l'atto di
costituzione di Schering Corporation,
nonché gli atti di intervento
di Bristol Myers
Squibb s.r.l., Pfizer Italia s.r.l., Pharmacia Italia s.p.a. e Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a., di Menarini International Operations Luxembourg ed altri, di Sigma-Tau
s.p.a., di F. Hoffmann
udito nell'udienza pubblica del 21 giugno
2005 il Giudice relatore Romano Vaccarella;
uditi gli avvocati Diego Vaiano
per Schering Corporation e
per Bristol Myers Squibb s.r.l., Pfizer Italia s.r.l., Pharmacia Italia s.p.a. e
Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a., Giuseppe
Sena, Giancarlo Del Como e Stefano Grassi per Menarini
International Operations Luxembourg ed altri, Antonio Baldassarre per Sigma-Tau s.p.a., Giuseppe Sena,
Mario Alberto Quaglia e Giancarlo Del Corno per F. Hoffmann
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 3 ottobre 2003
1.1.– Espone il rimettente di essere stato adìto
da Schering Corporation con
domanda, proposta nei confronti del Ministero delle attività produttive –
Ufficio italiano brevetti e marchi e volta ad ottenere l'annullamento dei
provvedimenti adottati da detto Ufficio, in data 24 gennaio 2003 e 25 febbraio
2003, di ricalcolo della durata di
due certificati complementari di protezione appartenenti all'attrice, ottenuti,
rispettivamente, in data 13 novembre 1992 e 25 settembre 1996; ricalcolo operato al dichiarato fine di adeguare la durata
dei predetti titoli a quella prevista dall'art. 3, comma 8, del decreto-legge
n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 dello stesso
anno.
La domanda – precisa il giudice a quo – è volta a
sentir emettere una pronuncia ablativa del provvedimento impugnato, previa
proposizione di incidente di costituzionalità in
ordine alla citata norma, o, in subordine, per violazione della stessa.
1.2.– Ricorda
Sottolinea
Il decreto-legge n. 63 del
Questa disciplina, ricorda il rimettente, è stata modificata
dalla legge di conversione la quale – mediando tra gli interessi delle
multinazionali produttrici di specialità medicinali, favorite dal mantenimento
del regime anteriormente vigente, e gli interessi
delle imprese produttrici di principi attivi e materie prime farmaceutiche,
favorite dallo sviluppo dei farmaci generici, meno costosi e quindi meno
onerosi per il servizio sanitario nazionale – ha attenuato il sistema incidente
sulla durata dei certificati complementari nazionali, riducendo di sei mesi per
ogni anno la loro durata e spostando il dies a quo della procedura di ridefinizione al 1° gennaio del 2004.
1.3.– Osserva
1.4.– In punto di rilevanza, osserva
1.5.– Passando all'esame delle eccezioni di illegittimità
costituzionale sollevate dalla ricorrente Schering,
osserva il rimettente che manifestamente infondata è quella secondo la quale la
legge n. 112 del 2002 contrasterebbe con l'art. 20 del regolamento n. 1768/92,
e violerebbe pertanto gli artt. 10 e 11 della Costituzione nonché
il principio del primato del diritto comunitario: la norma comunitaria
invocata, infatti, lungi dal recepire e cristallizzare la disciplina relativa
alla durata dei certificati di protezione disposta dalla legge italiana, si è
limitata a consentire in via transitoria che i certificati di protezione
italiani conservassero una durata enormemente maggiore di quella (comunitaria)
prevista per i certificati degli altri paesi.
1.6.– Manifestamente infondata, a giudizio della Commissione, è anche
la questione sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione,
sulla base del rilievo che la disposizione censurata, in quanto produttiva di effetti perfettamente sovrapponibili a quelli di un atto
amministrativo di espropriazione dei diritti di brevetto, avrebbe la
consistenza di una cosiddetta legge-provvedimento: di modo che essa, come norma
autoapplicativa, da un lato, avrebbe determinato la
degradazione di un diritto soggettivo a interesse legittimo così precludendo
ogni sindacato giurisdizionale sul relativo fenomeno di affievolimento, e,
dall'altro lato, avrebbe impedito ai titolari dei certificati complementari di
partecipare all'adozione della misura assunta nei loro confronti, con le
garanzie del giusto procedimento, in contrasto col canone di razionalità
normativa nonché col principio di buon andamento dell'amministrazione.
A giudizio del rimettente, la norma impugnata non ha affatto la natura di legge-provvedimento perché essa, modificando la regola della
legge n. 349 del 1991, pone una disciplina generale ed astratta, valida per
tutti i certificati complementari, a nulla rilevando il fatto che nella specie
i titoli concretamente incisi, in virtù dell'entrata in vigore del regolamento
comunitario (e della conseguente cessazione di operatività della legge n. 349
del 1991), siano individuabili e costituiscano un numerus
clausus.
1.7.– Riferisce il rimettente che, ad avviso della Schering, la ridefinizione della
durata dei certificati nazionali contrasterebbe con la tutela dell'affidamento
– elevato dalla Corte costituzionale in numerose pronunce a
elemento fondamentale dello Stato di diritto e ricondotto alla clausola
generale della ragionevolezza di cui all'art. 3 (sentenza n. 229 del
1999) – in quanto il ricalcolo del periodo di
copertura assicurato dai CCP lederebbe la libertà di iniziativa economica
privata di cui all'art. 41 della Costituzione: iniziativa economica che,
proiettata per sua stessa natura in una prospettiva dinamica, non tollererebbe
che, nel corso dell'intero arco temporale in cui è destinata a svolgersi,
vengano modificati i presupposti considerati essenziali nel momento in cui fu
intrapresa, soprattutto ove si consideri che la produzione e la
commercializzazione dei farmaci è fortemente condizionata dalla possibilità di
beneficiare della tutela brevettuale, e quindi anche
del prolungamento di essa ottenuto mediante il certificato complementare.
Nel ritenere la questione così proposta non manifestamente
infondata,
E tuttavia in un settore in cui le valutazioni giuridiche sono
così fortemente connesse a profili di opportunità e in
cui il giudizio di legittimità costituzionale è destinato a risolversi in un
sindacato sulla razionalità «molto
prossimo al merito delle scelte legislative», acquista, ad avviso del
rimettente, piena visibilità la distinzione tra infondatezza e manifesta
infondatezza di una questione: l'eccezione, sicuramente non manifestamente
infondata, in mancanza di una ragionevole certezza sulla sua reiezione, va rimessa alla Corte cui spetta dire la parola
ultima e definitiva al riguardo.
1.8.– A identico risultato approda la valutazione
dell'eccezione di violazione degli artt. 41 e
Anche a questo proposito il rimettente rileva che le
argomentazioni della ricorrente appaiono «resistibili» con argomenti contrari che non sono prima facie destituiti di fondamento: e invero, mentre non par
dubbio che la ratio dell'art. 3, comma 8, del decreto legge n. 63 del
2002 sia da individuare nel contenimento della spesa farmaceutica, il cui
perseguimento deve evidentemente avvenire contemperando l'interesse alla tutela
della salute della collettività con costi a carico dello Stato, e quello
all'incentivazione della ricerca da parte delle imprese farmaceutiche, la
qualificazione come fenomeno espropriativo della
riduzione della durata dei certificati complementari nazionali postula che,
contro l'evoluzione normativa innanzi descritta, venga
considerato come un diritto irreversibilmente quesito l'allungamento disposto
dalla legge n. 349 del 1991. E tuttavia, considerato, ancora una volta, che
solo la questione manifestamente infondata non deve essere rimessa alla Corte,
ritiene
2.– Si è costituita
2.1.– Nel ricapitolare i fatti salienti che hanno
determinato l'impugnativa del provvedimento dell'Ufficio brevetti innanzi alla
Commissione dei ricorsi, l'esponente evidenzia che, in attuazione dell'art. 3,
comma 8, del decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni, nella
legge 15 giugno 2002, n. 112, il predetto Ufficio, con un primo provvedimento
adottato in data 7 ottobre 2002, aveva operato il ricalcolo
della durata della protezione nello sfruttamento commerciale dell'invenzione,
assicurata dai CCP vigenti, indicando in un apposito tabulato le nuove date di
scadenza, che, per le specialità medicinali oggetto del giudizio a quo,
erano, quanto al Clarityn (Loratadina),
il 1° settembre 2007, e, quanto all'Ecolon (Mometasone Furoato), il 31 dicembre 2009; che detta scadenza era
stata poi confermata, previa rideterminazione dei
criteri di calcolo, con provvedimento del 24 gennaio 2003, precisandosi
nell'occasione che eventuali obiezioni avrebbero dovuto essere formulate entro
sessanta giorni dal ricevimento dell'atto ministeriale; che, eccepita con nota
del 24 febbraio
Tanto premesso,
2.2.– In ordine al prospettato dubbio
di violazione del principio dell'affidamento (e, nei limiti di questo, di
quello di retroattività) ex artt. 3 e 41 della Costituzione, rileva
Posto allora che la giurisprudenza costituzionale ravvisa
l'esistenza di un affidamento tutelabile basato sulla normazione previgente ogniqualvolta, in negativo, questa non abbia
carattere provvisorio né sia legata a eventi
contingenti né, ancora, ponga «irrisolti
dubbi interpretativi sui suoi contenuti» e sia, in positivo,
contrassegnata da un elevato livello di consolidamento non alterato da concreti
mutamenti della situazione di fatto, non par dubbio, a giudizio della
ricorrente, che tutte queste condizioni siano riscontrabili nella situazione di
fatto e di diritto che ha dato origine al giudizio a quo.
In particolare
In tale contesto, la verifica della
ragionevolezza, o quanto meno della non arbitrarietà della lesione del
principio in esame da parte di una norma che sacrifica posizioni individuali
già acquisite (e perciò assistita da retroattività impropria), deve passare
attraverso il riscontro dell'«adeguatezza
e congruenza dell'esigenza di interesse pubblico» sotteso all'emanazione
della nuova disciplina nonché attraverso il connesso giudizio di
proporzionalità tra il suo perseguimento e il sacrificio delle aspettative
maturate: e la giurisprudenza costituzionale ha costantemente escluso che tali
requisiti possano ritenersi soddisfatti dall'esigenza, pur dotata di indubbio
pregio costituzionale, di salvaguardare l'equilibrio del bilancio, ove ciò
comporti sacrifici eccessivi a carico dei soggetti incisi dal ius superveniens.
Premesso che la norma impugnata invoca espressamente la
necessità di riallineare la disciplina interna a
quella comunitaria (necessità esclusa proprio dall'art. 20 del regolamento CEE
n. 1768/1992 nonché dai «Considerando» che lo accompagnano), è evidente che la vera causa
giustificativa della nuova regolamentazione è, come esplicitato
nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto n. 63
del 2002, la salvaguardia di esigenze patrimoniali relative all'equilibrio del
bilancio. E tuttavia le finalità di pubblico risparmio sono state perseguite
senza contemperare adeguatamente gli interessi in gioco, tutti di rilevanza
costituzionale, quali (secondo le indicazioni fornite nella stessa sentenza n. 20 del
1978), la tutela della salute prevista dall'art. 32 Cost.,
alla quale è strumentale non solo la disciplina del prezzo dei medicinali e la
loro presenza in quantità sufficienti, ma anche la ricerca scientifica
coltivata da talune imprese farmaceutiche: e invero gli interessi di queste
(ben diversi da quelli delle imprese che si limitano semplicemente a imitare i
prodotti altrui), non possono non essere autonomamente valutati, in un'ottica
che necessariamente finisce per chiamare in causa l'art. 3 – perché
irragionevolmente vengono trattate in modo non adeguatamente diverso
situazioni, invece, profondamente differenti – e l'art. 9 della Costituzione.
Né può ignorarsi – continua la deducente
– che la norma impugnata si inserisce in un trend
normativo del quale è espressione anche l'art. 7 del decreto-legge 18 settembre
2001 n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), che impone al
farmacista, laddove sia disponibile un farmaco generico, di offrirlo
all'assistito in luogo della corrispondente specialità medicinale concretamente
prescritta dal medico curante; trend che ha individuato, nello sviluppo
del mercato dei farmaci generici, «la chiave di volta» in grado di
perseguire l'obbiettivo della riduzione della spesa farmaceutica.
In realtà – premesso che i farmaci generici si distinguono in
tre grandi categorie, le imitazioni con marchio (cc.dd.
brended generics),
quelle commercializzate sotto la c.d. denominazione
comune internazionale (DCI) seguita dal nome del produttore, e le imitazioni
comuni o unbranded, con un margine di
risparmio decrescente dalla prima alla terza – poiché nel mercato italiano la
maggior parte dei generici è del primo tipo, il divisato obbiettivo di
contenimento della spesa perseguito dalla norma impugnata è più un'illusione
che una realtà.
2.3.– Quanto alla prospettata lesione degli artt. 41 e
E' allora del tutto evidente, a giudizio dello Schering, che con la disposizione censurata viene operata una vera e propria espropriazione ex lege dei diritti relativi allo sfruttamento commerciale
dell'invenzione, in difetto di reali e validi motivi di interesse generale e
senza previsione di qualsivoglia indennizzo. Di modo che l'accoglimento di tale
censura – anche a voler riconoscere che vi è stata, nella fattispecie,
estinzione, per ragioni di superiore, sopravvenuto interesse generale, di una
posizione giuridica soggettiva protetta – consentirebbe di riportare a unità il sistema, spostando la tutela dell'affidamento,
garantita dall'ordinamento costituzionale, sul suo equivalente pecuniario.
3.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi inammissibili
o, in subordine, infondate, le proposte questioni di costituzionalità.
3.1.– In via preliminare osserva l'interveniente che, come
ammette lo stesso giudice a quo, la norma impugnata, al pari di tutte le
disposizioni che fissano la durata dei titoli di proprietà industriale,
contiene una prescrizione immediatamente applicabile nei rapporti tra privati, in relazione alla quale il ricalcolo
delle nuove scadenze dei certificati complementari, operato dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi, pacificamente privo di efficacia costitutiva, è
volto a realizzare, attraverso l'aggiornamento delle informazioni che lo stesso
ufficio è tenuto a fornire a tutti coloro che vi abbiano interesse, mere
esigenze di pubblicità. Peraltro, posto che l'impugnativa contro tale atto non rientra tra
quelle espressamente previste dal r.d. n. 1127 del
Conseguenza ineludibile di tali rilievi è il difetto di giurisdizione
della Commissione adìta, difetto che rende
manifestamente inammissibile per irrilevanza la proposta questione.
3.2.– L'inammissibilità sarebbe evidente anche sotto altri
profili: a ben vedere infatti, il giudice a quo
motiva in maniera incongrua e perplessa, perché si limita a riportare
nell'ordinanza di rimessione argomenti favorevoli e contrari alla supposta
illegittimità della norma denunciata, arrivando a sollevare l'incidente sul
rilievo che manca la certezza della manifesta infondatezza del dubbio. A ciò
aggiungasi, per quanto attiene alla questione di legittimità dell'art. 3, comma
3.3.– Quanto al merito, l'Avvocatura dello Stato contesta
anzitutto che la norma incisa dal giudizio di costituzionalità costituisca una
disposizione retroattiva, posto che essa opera solo per l'avvenire (e cioè a partire dal 1° gennaio 2004), in relazione a periodi
di durata dell'efficacia dei certificati complementari futuri rispetto al momento
della sua entrata in vigore. Rileva poi come sia
estremamente opinabile che la disposizione censurata si presti ad incidere
negativamente su scelte imprenditoriali effettuate al momento della domanda (o
della concessione) del brevetto, posto che in realtà queste vennero di solito
operate ben prima dell'emanazione della stessa legge n. 349 del 1991, la quale
estese la durata di brevetti già concessi. E' poi da escludere, a giudizio
dell'Avvocatura che, nel dettare disposizioni modificative, in senso sfavorevole
per i beneficiari, della disciplina di rapporti di
durata, il legislatore abbia travalicato dai limiti della ragionevolezza,
perché la norma impugnata, lungi dal prevedere un regolamento irrazionale,
dispone una riduzione graduale e progressiva della protezione brevettuale complementare dei prodotti farmaceutici, al
duplice fine di adeguare il regime nazionale a quello comunitario (perché, nel
far salve le legislazioni nazionali vigenti in materia, il regolamento CEE n.
1768 del 1992 non vieta certo il loro adeguamento alla normativa europea) e di
favorire la sollecita commercializzazione dei farmaci generici.
Peraltro i divisati obbiettivi – e segnatamente le finalità
sottese a tale commercializzazione, da ravvisarsi nel contenimento della spesa
farmaceutica e in una più pertinente tutela del diritto fondamentale alla
salute – hanno uno spiccato carattere sociale, e sono
ben compatibili con gli artt. 41 e 42 della Costituzione; e ciò a tacere del
fatto che non si vede come una norma entrata in vigore quando
le coperture brevettuali assicurate dai certificati
di protezione erano già in vigore, possa avere inciso negativamente sulla
libertà di iniziativa economica privata delle imprese che ne sono titolari.
Neppure è vero – a giudizio dell'Avvocatura – che la riduzione graduale
dell'efficacia dei CCP nazionali possa essere
ragionevolmente qualificata come vicenda di tipo espropriativo,
dal momento che essa non opera l'ablazione di alcun diritto, ma si limita a
conformare il regime dei certificati rilasciati in Italia a quelli
comunitari.
Infine, quanto alla lesione degli artt. 24 e 113 della
Costituzione, osserva la deducente che la questione,
ferma l'eccezione di inammissibilità, è palesemente
infondata, dovendosi escludere ogni natura provvedimentale
della norma impugnata.
4.– Nel giudizio sono altresì intervenute: Bristol–Myers
Squibb s.r.l.; Eli Lilly and Company; F. Hoffmann
4.1.– Bristol–Myers
Squibb s.r.l.,
Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a., Pfizer Italia s.r.l. e Pharmacia
Italia s.p.a., premesso di avere un interesse
qualificato alla soluzione della questione di costituzionalità, «tale da potersi riflettere sulla propria
posizione giuridica», hanno insistito per il suo accoglimento, svolgendo
argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle di Schering
Corporation.
4.2.– Eli Lilly
and Company, Hoffmann
Le intervenienti ricordano poi che i
CCP furono introdotti al fine di neutralizzare l'incidenza, sul periodo di
sfruttamento dell'invenzione in regime di copertura brevettuale,
dei tempi necessari all'espletamento delle procedure volte a
ottenere il rilascio, da parte del competente Ministero della sanità,
dell'autorizzazione al commercio dei prodotti farmaceutici.
L'esigenza di recuperare il tempo perduto tra il deposito
della domanda di brevetto e l'effettiva presenza del prodotto sul mercato – non
ignota ad altri paesi, come Stati Uniti e Giappone, che per primi vi ovviarono
– fu alla base dell'emanazione della legge n. 349 del 19 ottobre 1991 che,
introducendo nella legge brevetti una nuova disposizione, l'articolo 4-bis,
istituì il
certificato complementare di protezione, titolo di proprietà industriale
strutturato in maniera tale da consentire un integrale recupero del tempo
trascorso tra il deposito della domanda di brevetto e l'autorizzazione
ministeriale.
Alla normativa nazionale fece poi seguito il regolamento
comunitario n. 1768/CEE del 18 giugno 1992, che, nel prevedere una durata del
periodo di esclusiva inferiore a quella garantita
dalla normativa nazionale, fece tuttavia salvi gli effetti dei certificati
rilasciati e delle domande depositate prima della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
In tale contesto normativo è
intervenuta la norma ora sospettata di incostituzionalità, la quale sacrifica
il principio dell'affidamento che, benché non espressamente menzionato nella
Carta fondamentale del nostro Stato, ha dignità costituzionale, avendo numerose
pronunce di questa Corte colto le connessioni esistenti tra tale principio e la
tutela dell'iniziativa economica privata che, proiettata per sua natura in una
dimensione dinamica, non tollera arbitrari mutamenti in itinere delle
regole del gioco.
In particolare, le aziende farmaceutiche hanno riposto un
decisivo affidamento nella durata della protezione brevettuale,
anche complementare, fissata dalla legge, sulla stessa impostando precisi piani
economici e industriali volti ad equilibrare i costi di ricerca e di sviluppo
per la produzione di nuove specialità medicinali, con gli introiti delle
vendite in esclusiva delle precedenti.
La necessità di limitare la spesa pubblica sanitaria, per la
parte costituita dal costo del rimborso dei farmaci, non costituisce quell'interesse pubblico il cui perseguimento legittima il
legislatore a comprimere la libertà di iniziativa
economica privata, sia perché tale esigenza non è affatto enunciata nella norma
sospettata di illegittimità, sia perché trattasi di obbiettivo incongruo e
inidoneo a giustificare una disposizione lesiva della predetta libertà.
La finalità di risparmio – sostengono
ancora le intervenienti – non appare neppure
riconducibile all'interno della funzione sociale che il legislatore è tenuto a
perseguire nella disciplina della proprietà privata, ex art. 42 della
Costituzione, e ciò sia per le ragioni innanzi esplicitate, sia perché il diritto
alla salute della collettività – del quale è pur necessario tener conto
nell'attuazione del fine di contenimento della spesa pubblica – è leso e non
favorito dalla norma censurata, la quale, riducendo il periodo di copertura brevettuale, incide direttamente sulla sostenibilità dei
programmi di ricerca.
Anche fondato, a giudizio delle comparenti, è il profilo di
contrasto della disposizione impugnata con l'art. 42 della Costituzione,
perché, se è vero che i diritti di esclusiva conferiti
«con la concessione del
brevetto» (art. 4 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127) sono, per
consolidato diritto vivente, «diritti
reali assoluti su beni immateriali», configurabili alla stregua di un
vero e proprio diritto di proprietà, l'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 63
del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2002, attua una
forma di espropriazione senza indennizzo, costituendo certamente un diritto
irreversibilmente quesito quello di esclusiva per tutta la durata della
protezione accordata dal brevetto e dal CCP.
In conclusione, l'illegittimità della norma deriverebbe, a
giudizio delle intervenienti, oltre che dalla
mancanza di qualsivoglia indennizzo, dall'inesistenza dell'interesse pubblico
al cui perseguimento il potere di espropriazione deve
essere strumentale: senza dire che la norma, prevedendo una disciplina
destinata ai soli titoli già concessi in base alla legge n. 349 del 1991, si
qualifica come provvedimento di tipo espropriativo,
in un contesto ordinamentale che, da un lato, ha ormai esteso tale nozione
anche a fattispecie ablative che non comportano alcuna vicenda traslativa e,
dall'altro, espressamente disciplina negli artt. 60 e segg. del r.d. n. 1127 del
Da tali considerazioni discende – contro quanto ritenuto in
motivazione, ma non nel dispositivo, dell'ordinanza di rimessione – la non
manifesta infondatezza del dubbio di incompatibilità
della norma censurata anche con gli artt. 24 e 113 della Costituzione.
4.3.– Sostanzialmente dello stesso tenore sono le
argomentazioni difensive sviluppate, nei rispettivi atti, da GlaxoSmithKline s.p.a., Glaxo Group Limited,
Beecham Group plc e The Wellcome Foundation Limited, da Taisho Pharmaceutical Co. Ltd e da Knoll-Ravizza
Farmaceutici s.p.a (già denominata Ravizza s.p.a. per l'Industria Chimica e Farmaceutica), le
quali solo aggiungono, in ordine alla prospettata violazione degli artt. 24 e
113 della Costituzione, che la giurisprudenza costituzionale ha da tempo
ammesso la configurabilità della nozione di legge-provvedimento, quale legge
volta a dispiegare attività ordinariamente demandate
alla funzione amministrativa (Corte
costituzionale n. 153 del 1997; n. 2 del 1997; n. 347 del 1995;
n. 62 del 1993;
n. 143 del 1989),
ma nondimeno soggetta al sindacato di costituzionalità. Il principio di
legalità, garantito dagli artt. 3, 97, 24 e 113 della Costituzione, imporrebbe infatti il distacco
tra legge e provvedimento, al fine specifico di consentire il sindacato
giurisdizionale sulla razionalità delle scelte amministrative e di garantire la
partecipazione degli interessati alla loro adozione, di modo che dovrebbe
escludersi la conformità alla Costituzione di quelle leggi che, avendo un
contenuto autoapplicativo, importino una compressione
di diritti soggettivi perfetti, con violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113
della Costituzione.
4.4.– Menarini International
Operations Luxembourg s.a., Malesci
Istituto Farmabiologico s.p.a.,
F.I.R.M.A. - Fabbrica Italiana Ritrovati Medicinali
ed Affini s.r.l. deducono di essere, la prima, licenziataria
di Schering Corporation per
la commercializzazione di due specialità medicinali, oggetto dei certificati
complementari di protezione; la seconda, sublicenziataria
di Menarini per la commercializzazione di una
specialità medicinale; la terza, infine, sublicenziataria
di Malesci in relazione ad un medicinale e di Menarini, in relazione ad altro medicinale. Precisano anche
di essere già intervenute nel giudizio a quo per fare accertare il loro
diritto a godere dei predetti titoli con scadenza calcolata in base alla
legge n. 349 del 1991.
Quanto al merito della prospettata questione, evidenziano le
comparenti che l'art. 3, comma 8, del d.l. n. 63 del
2002, convertito nella legge n. 112 del 2002, macroscopicamente
collide con la normativa transitoria di cui all'art. 20 del regolamento CEE n.
1768 del 18 giugno 1992, venendo così a violare anche gli artt. 117, primo comma, e 11 della Costituzione.
Segnalano poi, come profili particolarmente significativi
del sospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'intima
contraddizione tra la ratio legis indicata
nella disposizione censurata («adeguare
progressivamente» la durata della tutela brevettuale
complementare prevista dalle norme nazionali, a quella stabilita in sede
comunitaria) e il carattere autoapplicativo della
fonte comunitaria in questione; l'irrazionalità di una norma transitoria che,
approvata ad oltre dieci anni di distanza dal suo presupposto (il menzionato
regolamento CEE), altera ex post l'equilibrio di fondo da esso
stabilito, ponendosi in patente contraddizione con le esigenze di effettività
della tutela brevettuale; la disparità di trattamento
tra i certificati già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento
CEE, ma scaduti prima dell'inizio della vigenza della norma impugnata (titoli
che hanno pertanto goduto di una tutela piena) e certificati a quell'epoca non ancora scaduti (destinati a fruire di una
protezione solo parziale).
E concludono chiedendo alla Corte di
dichiarare l'illegittimità della norma impugnata non solo per violazione delle
norme costituzionali indicate nell'ordinanza di rimessione, ma anche per
contrasto con gli artt. 9, 11 e 117 della Costituzione.
4.5.– Sigma-Tau s.p.a., infine, pur non essendo parte nel giudizio a quo,
deduce di avere un interesse attuale e diretto nel giudizio di
costituzionalità, essendo licenziataria esclusiva per
l'Italia di Schering Corporation
per la commercializzazione di una specialità medicinale.
5.– Schering Corporation
ha depositato una memoria nella quale confuta l'assunto dell'inammissibilità
della prospettata questione per irrilevanza determinata dall'asserita carenza di giurisdizione della Commissione ricorsi a
decidere la controversia davanti ad essa proposta, rilevando che il ricalcolo delle nuove date di scadenza dei certificati
complementari di protezione operato dall'UIBM, certamente privo di efficacia
costitutiva, ha però senz'altro capacità «innovativa», costituendo
adempimento delle competenze
specificamente attribuite all'Ufficio in punto di pubblicizzazione
della durata dei predetti titoli. Di modo che in relazione al
carattere meramente attuativo della rideteminazione operata dall'Ufficio, il giudice a quo
avrebbe correttamente riconosciuto l'interesse della ricorrente
all'impugnazione dell'atto e la conseguente proponibilità della questione.
Ribadito quindi che la giurisdizione
della Commissione è stabilita per materia, senza che rilevi la qualificazione
in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo della situazione
soggettiva coinvolta, osserva che non hanno pregio le argomentazioni
dell'Avvocatura circa una supposta alternativa tra competenza del giudice
ordinario e competenza del giudice amministrativo in relazione al carattere
sostanzialmente espropriativo della limitazione della
durata dei CCP, perché evidentemente una cosa è la questione dell'illegittimità
costituzionale di un'espropriazione disposta ex lege
e senza indennizzo, altra è l'impugnazione dell'atto che concretamente attua l'espropriazione
stessa.
Neppure è vero, a giudizio della ricorrente, che il rimettente
abbia fatto malgoverno delle regole che presiedono
all'incidente di costituzionalità, con conseguente inammissibilità della
questione per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza del
dubbio: la prospettazione operata dal giudice a quo appare infatti
conforme al carattere di delibazione preliminare a lui demandata, e agli
esiti del controllo in cui essa deve sfociare, il quale, in quanto volto a
precludere l'accesso alla Corte di questioni sfornite di ogni margine di
serietà, è di tipo sostanzialmente negativo.
Quanto al merito, richiamate le argomentazioni svolte nella
memoria di costituzione, ricorda
Peraltro la ratio della disposizione censurata indicata
dall'Avvocatura dello Stato – adeguare il regime nazionale a quello comunitario
e favorire la sollecita commercializzazione dei farmaci generici – è, da un
lato, del tutto inconsistente, posto che è la stessa normativa europea ad
escludere l'esigenza di tale adeguamento, e, dall'altro lato, in contrasto con
l'ordine costituzionale, atteso che funzionale alla tutela della salute
pubblica è solo l'incentivazione della ricerca e, in quanto ad essa strumentale, il conferimento dei diritti patrimoniali
derivanti dalla brevettazione.
6.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella memoria,
eccepisce preliminarmente l'inammissibilità degli interventi spiegati dalle
società non costituite nel giudizio a quo, sulla base della costante e
pacifica giurisprudenza della Corte e, ricordate le eccezioni a tale principio
– connesse alla titolarità di una posizione soggettiva specificamente incisa
dal giudizio di costituzionalità (sentenza n. 315 del
1992); all'intervenuta applicazione della legge impugnata con provvedimento
individuale nei confronti dell'interveniente (sentenza n. 20 del
1982); al nesso tra legittimazione a intervenire
nel giudizio principale e definizione dell'incidente di costituzionalità (sentenza n. 429 del
1991); all'inerenza dell'interesse dell'interveniente al rapporto
sostanziale sotteso al procedimento
cautelare nel corso del quale è stata pronunciata l'ordinanza di
rimessione (sentenza
n. 314 del 1992) –, segnala che nessuna delle circostanze indicate ricorre
nella specie, neppure per quelle società che, in quanto licenziatarie
o sublicenziatarie di prodotti oggetto dei CCP della
cui durata si controverte nel giudizio a quo, avrebbero potuto, senza
averlo tuttavia fatto, spiegare in esso intervento. Evidenzia infine che privo
di qualsivoglia giustificazione è l'intervento di Merck
Sharp & Dome s.p.a.
Ribadisce quindi le deduzioni già
svolte in punto di difetto di giurisdizione, rilevabile ictu
oculi, della Commissione ricorsi: in particolare
la pretesa natura espropriativa della norma
sospettata di illegittimità costituzionale e l'auspicata affermazione del
principio dell'indennizzabilità del pregiudizio
prodotto dalla riduzione dell'efficacia temporale dei CCP convaliderebbero
l'assunto della giustiziabilità della pretesa di Schering innanzi al giudice ordinario.
L'Avvocatura, inoltre, insiste sia sulla perfetta
compatibilità con i principî dell'affidamento e della ragionevolezza della
normativa impugnata che, accorciando i tempi del riallineamento dell'efficacia
dei certificati rilasciati in base alla legge nazionale a quella dei
certificati comunitari (secondo un'opzione non
imposta, ma neppure esclusa dal regolamento CEE n. 1768 del 1992), riduce in maniera
moderata e graduale nel tempo – e senza operarne alcuna ablazione – una
protezione percepita come non più rispondente a criteri di equità, sia sulla
stretta inerenza tra tutela del diritto alla salute e facilitazione
all'acquisto di farmaci generici, meno costosi di quelli coperti da brevetto.
Rileva anche che ogni considerazione in
ordine alla maggiore o minore onerosità di questi ultimi, a seconda che
essi siano o meno branded generics, esula dagli elementi scrutinabili dalla Corte
in sede di verifica del parametro della ragionevolezza.
Evidenzia infine che in molti casi la normativa contenuta
nella legge n. 349 del
7.– Eli Lilly and Company, F. Hoffmann
Quanto all'ammissibilità del loro intervento, le deducenti, ricordato che
Ribadiscono quindi che, stante la
natura «reale e proprietaria del diritto di esclusiva» – sancita, oltre che dal
già menzionato accordo TRIPs, dall'art. 17 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7
dicembre 2000, con norma trasposta nel Titolo II della Costituzione per
l'Europa –, la garanzia di cui all'art. 42 della Costituzione si applica in
pieno alla esclusiva brevettuale, la quale, peraltro,
come elemento e insieme risultato dell'attività economica organizzata in forma
di impresa, rientra altresì nell'ambito della tutela accordata dall'art. 41
alla libertà di iniziativa economica privata.
Quanto all'interesse per il contenimento della spesa, esso ben
può essere soddisfatto attraverso strumenti diversi dalla mortificazione della
tutela brevettale, e non è comunque tale da
giustificare una compromissione della predetta
libertà non essendo funzionale alla salvaguardia della salute pubblica.
Ribadiscono che il bilanciamento tra
gli interessi connessi alla posizione dei titolari dei certificati
complementari di protezione – tutela della salute, della ricerca scientifica e
della libertà di iniziativa economica privata – e l'interesse sotteso
all'emanazione della norma impugnata – contenimento della spesa pubblica – non
fa emergere quelle esigenze inderogabili che, sole, possono giustificare
l'incisione del principio dell'affidamento nell'ambito dei rapporti di durata.
Quanto poi alle eccezioni di inammissibilità
sollevate dall'Avvocatura, Eli Lilly and Company, F. Hoffmann
Sostengono quindi che nella fattispecie, lungi dal ricorrere
un'ipotesi di tal fatta, la competenza della Commissione a decidere
sull'impugnativa proposta da Schering deriva dagli
artt. 35, primo comma, e 71, primo comma del r.d. n.
1127 del 1939, trattandosi di provvedimento adottato dall'Ufficio brevetti che
si risolve in una reiezione parziale dell'originaria domanda di certificato
complementare di protezione.
Destituita di fondamento è altresì, a giudizio delle
comparenti, l'asserita insufficienza di motivazione dell'ordinanza di
rimessione in punto di non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di
costituzionalità, non vertendosi, nella specie,
nell'ipotesi di un giudice a quo che si era limitato
a riportare le argomentazioni svolte dalla parte, senza esplicitare la propria
opinione in merito a esse, bensì di un rimettente che chiarisce di non poter
escludere con certezza la fondatezza del dubbio e dunque, valutato
positivamente il fumus boni
iuris della questione, la sua scrutinabilità
ad opera della Corte costituzionale.
8.– In buona parte sovrapponibili a quelle testé
riportate sono le argomentazioni difensive svolte da Menarini
International Operations Luxembourg s.a., Malesci Istituto Farmacobiologico
s.p.a. e F.I.R.M.A. – Fabbrica Italiana Ritrovati
Medicinali e Affini s.r.l., le quali, tuttavia,
precisano di essere licenziatarie o sublicenziatarie di due brevetti europei e relativi
certificati complementari di protezione, di essere intervenute nel giudizio a
quo, sia pure successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
e di essere state riconosciute legittimate all'intervento, con provvedimento n.
2046 del 20 gennaio 2004 della Commissione, che ha disposto la trasmissione del
relativo fascicolo alla Corte costituzionale. Peraltro,
Quanto al merito, sottolineano che i
tempi assorbiti dalle sperimentazioni pre-cliniche e
cliniche nonché dalle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione
all'immissione in commercio sono fisiologicamente assai lunghi e che crescono
in misura esponenziale gli investimenti richiesti; ribadiscono che il
prolungamento della protezione brevettuale disposto
dalla legge n. 349 del 1991 costituisce un diritto irreversibilmente quesito,
rispetto al quale, dunque, il successivo intervento legislativo assumerebbe
carattere ablativo, essendo la protezione complementare attributiva di una
specifica e ben definita posizione di diritto soggettivo reale assoluto, della
quale la durata costituisce una componente essenziale; rilevano che la
compressione di tale diritto è possibile solo nel rispetto delle garanzie
costituzionali che tutelano il diritto di proprietà, come dimostra l'istituto
dell'espropriazione dei diritti di brevetto per ragioni di pubblica utilità e
le licenze obbligatorie (artt. 54 e segg. del r.d. n. 1127 del 1939).
Quanto all'affidamento riposto dalle industrie farmaceutiche
nella durata della protezione brevettuale (anche
complementare) fissata per legge, sottolineano che
proprio in forza di tale disciplina sono stati stipulati numerosi accordi di
cooperazione tra aziende italiane e aziende straniere in relazione a farmaci a
base di principi attivi innovativi; che l'obiettivo di limitare la spesa
pubblica sanitaria, per la parte costituita dal costo del rimborso dei farmaci,
non giustifica la realizzata compressione della libertà d'iniziativa economica
privata e della tutela dell'affidamento, in presenza di una giurisprudenza
costituzionale che ha ritenuto necessaria a questi fini ben diverse esigenze di
carattere generale, come la tutela dell'ambiente; insistono sul carattere provvedimentale della disposizione impugnata e dunque sulla
fondatezza anche dell'eccezione di violazione degli artt. 113
e 24 della Costituzione, sollevata nel solo dispositivo dell'ordinanza di
rimessione.
9.– Anche Taisho Pharmaceutical
Co. Ltd, Knoll-Ravizza
Farmaceutici s.p.a., GlaxoSmithKline s.p.a., Glaxo Group Limited,
Beecham Group p.l.c. e The Wellcome Foundation Limited hanno
depositato memorie illustrative, nelle quali contestano l'eccezione di
inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice a quo,
evidenziando che una ricostruzione dei provvedimenti di ricalcolo
diversa da quella di reiezioni successive e parziali delle domande di rilascio
a suo tempo presentate, comporterebbe l'anomala sottrazione al sindacato
giurisdizionale di atti amministrativi che, proprio in quanto adottati autoritativamente, ex post e secondo sequenze procedimentali atipiche, sono ancor più gravemente lesivi
di quelli tipici di rigetto totale o parziale delle domande di brevetto.
Nel merito rilevano le intervenienti
che la norma impugnata incide non già su una mera aspettativa,
ma su un diritto soggettivo assoluto che, in quanto temporalmente limitato, ha
nella durata un elemento essenziale: il che comporta il carattere retroattivo
della disposizione volta a rideterminare, con effetti
ablativi, la durata stessa.
La collisione tra la norma sospettata di illegittimità
e l'interesse pubblico alla salute, con il connesso interesse alla tutela della
ricerca scientifica (secondo un ordine di idee fatto proprio dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 20 del
1978), determina l'implausibilità di qualsivoglia
richiamo a pretese esigenze inderogabili sottese alla nuova disciplina e
conseguentemente l'irragionevolezza della norma impugnata, in un contesto
economico in cui gli alti costi della ricerca scientifica rendono impensabile
un'attività di sperimentazione svolta a prescindere da aspettative di
sfruttamento dell'invenzione in regime di esclusiva, e in un ordinamento
giuridico che ha visto il legislatore comunitario aderire, in vista della
tutela delle legittime aspettative di stabilità delle posizioni soggettive
preesistenti o comunque del bilanciamento dei vari interessi in conflitto, ad
una opzione di riallineamento graduale e indolore delle diverse
regolamentazioni: senza dire che il costo di rimborso dei farmaci, destinati a
prematura caduta nel regime dei generici, ha sulla spesa sanitaria complessiva
un'incidenza minima.
10.– Nella sua memoria Sigma–Tau,
dopo aver chiarito che in ogni caso la durata complessiva della protezione
accordata ai prodotti farmaceutici non può oltrepassare i venti anni dal
rilascio della prima autorizzazione all'immissione in commercio, venendo così
ad essere pari a quella accordata ad altre categorie
merceologiche, rileva che il principio dell'affidamento, che il giudice a
quo ritiene violato dalla norma
impugnata, è stato dalla Corte costituzionale ancorato a due condizioni di fatto:
a) l'esistenza di una normativa sfavorevole di carattere retroattivo; b)
l'incidenza di questa su rapporti giuridici di durata.
Tali condizioni – sub specie di disciplina che,
regolando rapporti di durata, collega ai diritti così acquistati effetti giuridici
differenti rispetto a quelli previsti dalla precedente normativa (c.d.
retroattività in senso improprio o respective
laws) – ricorrono nella specie perché sottoposta
a scrutinio è una norma che, rivisitando la disciplina di un rapporto di
durata, comportante il godimento di un diritto di esclusiva,
ne opera una reformatio in peius attraverso la drastica riduzione temporale del
periodo di godimento del diritto stesso.
Il giudizio volto alla verifica del rispetto del principio
dell'affidamento, interpretato dalla Corte come una particolare specie del
giudizio di ragionevolezza, assume a parametri di riferimento, da un lato, la
ricorrenza di una «inderogabile esigenza» costituzionalmente tutelata,
dall'altro, il principio di proporzionalità, quale criterio di valutazione, quest'ultimo, del «grado di offensività» della disciplina retroattiva.
Appare allora evidente che l'adeguamento della durata della
copertura brevettuale assicurata dalla legge n. 349
del
A ciò aggiungasi che lo stretto legame esistente tra
conferimento dei diritti patrimoniali derivanti dalla brevettazione
e incentivazione della ricerca porta la normativa impugnata in rotta di
collisione anche con i principî di cui agli artt. 9 e 32 della Costituzione.
In definitiva, la mancanza di un'esigenza inderogabile quale
criterio legittimante la compressione di diritti acquisiti, rende la scelta
attuata dalla norma censurata arbitraria e irragionevole e, in un contesto in cui il legislatore comunitario ha mostrato ben
altra sensibilità per la salvaguardia del principio dell'affidamento e della
certezza giuridica, incoerente rispetto ai criteri che lo hanno ispirato.
Peraltro, nel perseguire il fine di assicurare una piena
concorrenza fra tutte le imprese farmaceutiche che competono sul mercato
europeo – come strumento imprescindibile per ottenere un riallineamento verso
il basso del prezzo dei medicinali – la legge impugnata
crea una clamorosa discriminazione proprio a danno delle industrie italiane,
essendovi paesi, come
Tale rilievo rende manifestamente incongruo anche l'obbiettivo
del «contenimento della spesa pubblica farmaceutica», quale ratio
della disposizione censurata individuata dal rimettente, senza contare che
l'equilibrio del bilancio, che può giocare un ruolo decisivo in materia
pensionistica – ove si tratta di pareggiare le entrate costituite dai
contributi versati con le uscite rappresentate dalle prestazioni erogate (in
un'ottica in cui il sacrificio nel godimento del diritto alla pensione da parte
delle generazioni presenti è volto ad assicurare il godimento di un analogo
diritto alle generazioni future) – si presta assai meno a scriminare una scelta
che, come affermato dalla stessa Corte nella storica sentenza n. 20 del
1978, incide direttamente sull'incentivazione alla ricerca e, per questa
via, anche sulla tutela della salute pubblica.
Considerato poi che il fine di risparmio ben
può essere perseguito con altri mezzi, l'irragionevolezza dell'art. 3, comma 8,
del d.l. n. 63 del 2002 è, a giudizio dell'interveniente, assolutamente
manifesta, e ciò tanto più che la norma censurata, lungi dall'essere
politicamente neutra, mira in realtà ad incidere sull'equilibrio delle diverse
imprese farmaceutiche, penalizzando quelle produttrici di farmaci c.d.
specializzati a tutto vantaggio dell'industria dei generici: sicché,
intervenendo con effetti distorsivi sulla
concorrenza, essa collide, sotto questo ulteriore
profilo, con gli artt. 41 e 42 della Costituzione.
La comparente confuta poi le eccezioni di inammissibilità
fatte valere dall'Avvocatura, ricordando, quanto a quella basata sull'asserito
difetto di giurisdizione del giudice a quo, che questo, per fondare una
pronuncia di irrilevanza della questione, deve essere assolutamente
macroscopico e, quanto a quella relativa al perplesso approccio del rimettente
col requisito della non manifesta infondatezza, che è sufficiente, ai fini
della rimessione della questione, l'esistenza di un dubbio sulla legittimità costituzionale
della norma che si tratta di applicare.
Infine, a sostegno dell'ammissibilità del proprio intervento, Sigma-Tau espone di essere licenziataria esclusiva, per conto di Schering
Corporation, del prodotto Nitro-dur
e di essere pertanto legittimata a integrare il contraddittorio in quanto parte
cointeressata, ricordando che l'eventuale rigetto della questione inciderebbe
direttamente sui suoi diritti di esclusiva, senza che essa esponente abbia
avuto la chance di difenderne l'integrità, con evidente compromissione del diritto di difesa di cui all'art. 24
Cost.
11.– In data 8 febbraio 2005 GlaxoSmithKline
s.p.a., Glaxo
Group Limited, Beecham Group plc
e The Welcome Foundation Limited,
da una parte, Knoll-Ravizza Farmaceutici s.p.a., dall'altra, nonché Taisho
Pharmaceutical Co.Ltd hanno
depositato ulteriori memorie di identico contenuto.
In esse hanno ribadito di essere
portatrici – in quanto titolari di taluni dei circa quattrocento certificati
nazionali rilasciati o richiesti durante la finestra temporale fatta salva dal
regolamento n. 1768 del 1992 – di una posizione giuridica incisa «in via
individuale ed immediata» dall'esito del giudizio di costituzionalità,
segnatamente ricordando, in ordine alle problematiche connesse all'intervento
della parte non costituita nel giudizio a quo, come la giurisprudenza
della Corte si sia ormai consolidata nel senso di ritenere inammissibile quello
qualificato da un interesse meramente riflesso ed eventuale, rispetto al thema decidendum, e
ammissibile invece l'intervento assistito da una situazione soggettiva
direttamente lesa – o favorita – dalla permanenza in vigore, o dall'espunzione,
della norma oggetto del sindacato.
Le deducenti tornano poi a confutare
l'eccezione di inammissibilità della sollevata questione
per difetto di giurisdizione del giudice a quo, rilevando che,
contrariamente a quanto sostenuto ex adverso,
la competenza della Commissione ricorsi a conoscere del giudizio innanzi a essa
proposto si radica sul combinato disposto degli artt. 35,
primo comma e 71, primo comma, del r.d. n. 1127 del 1939 e che, in ogni
caso, alla stregua della consolidata giurisprudenza del giudice delle leggi, la
carenza di giurisdizione può venire in considerazione
nel giudizio incidentale solo allorché sia assolutamente macroscopica, mentre
la positiva valutazione del rimettente in ordine alla corretta introduzione
innanzi a sé del processo, «è elemento
sufficiente perché il giudizio di costituzionalità possa ritenersi ritualmente introdotto».
Richiamate quindi le argomentazioni difensive già svolte nei
precedenti scritti, insistono
le comparenti per l'accoglimento della prospettata questione.
12.– In data 1° giugno 2005 GlaxoSmithKline
s.p.a., Glaxo
Group Limited, Beecham Group plc
e The Welcome Foundation Limited
hanno depositato un'ulteriore memoria, nella quale, ricapitolati i termini
essenziali del giudizio di costituzionalità nel quale sono intervenute,
espongono che la norma impugnata è stata espressamente abrogata dall'art. 246,
comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprietà industriale, a norma dell'art.
15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), ma altrettanto esplicitamente
ripristinata dall'art. 61, commi 4 e 5, del medesimo d.lgs.,
nel quale – sotto la rubrica «Certificato complementare» – figura una
disposizione identica a quella contenuta nell'abrogato art. 3, comma 8, del
decreto-legge n. 63 del 2002; pertanto, poiché la norma oggetto del giudizio di
costituzionalità è stata trasfusa, senza modifica alcuna, in una disposizione
successiva di pari rango, in base al consolidato orientamento della Corte
costituzionale il sindacato di costituzionalità deve traslarsi
sulla norma sopravvenuta, senza che si faccia luogo alla restituzione degli
atti al rimettente.
13.– Con ordinanza della quale si è data
lettura nell'udienza pubblica,
Considerato in diritto
1.–
2.– Preliminarmente deve rilevarsi che l'intervenuta
abrogazione della disposizione censurata – ad opera
dell'art. 246, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) – non costituisce impedimento
all'esame della questione di legittimità costituzionale sollevata dal
rimettente in quanto tale disposizione è stata integralmente trasfusa – ad
opera del medesimo decreto legislativo n. 30 del 2005 – nell'art. 61, commi 4 e
5.
Pertanto, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte
(da ultimo, anche in ipotesi di “sostanziale” riproduzione, sentenze n. 135 del
2003 e n. 25
del 2002), il presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale
deve essere deciso con riferimento alla disposizione di cui all'art. 61, commi
4 e 5, del d.lgs. n. 30 del 2005.
3.– Ancora in via preliminare, va rilevato che deve prescindersi dall'esame della questione sollevata, nel
dispositivo, in riferimento agli artt. 24 e 113 della
Costituzione, avendo il rimettente escluso nella parte
motiva dell'ordinanza di rimessione la sussistenza del requisito della non
manifesta infondatezza della questione stessa.
4.– Sempre in via preliminare, va ribadita
l'inammissibilità, per le ragioni esposte nell'ordinanza della quale si è data
lettura in udienza, degli interventi di Bristol Myers
Squibb s.r.l., Eli Lilly and Company, F. Hoffman
Del pari va ribadita l'ammissibilità
degli interventi della Menarini International
Operations Luxembourg s.a., Sigma Tau s.p.a., Malesi Istituto Farmabiologico
s.p.a. e F.I.R.M.A. s.r.l.,
in quanto aventi causa – quali licenziatarie le prime
due e sublicenziatarie la terza e la quarta – della
ricorrente Schering Corporation,
e pertanto destinatarie alla pari di quest'ultima
degli effetti che la pronuncia di questa Corte (anche, eventualmente,
interpretativa di rigetto) è destinata a produrre sul rapporto oggetto del
giudizio a quo: rilievo che deve far ritenere non decisiva, ai fini in
esame, la circostanza che l'intervento adesivo dipendente avrebbe potuto essere
spiegato in quel giudizio prima che venisse sollevata la questione di
legittimità costituzionale dal momento che – come rilevato – un effetto
ulteriore e diverso, rispetto a quelli prodotti erga omnes,
potrebbe per gli aventi causa discendere proprio dall'esito del presente
giudizio.
5.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, eccepisce
l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sotto vari
profili: in primo luogo, adducendo la manifesta carenza di giurisdizione del
giudice rimettente.
L'eccezione è fondata.
5.1.– Le parti private, ricorrente ed intervenute – sottolineato che, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale la carenza
della giurisdizione del giudice rimettente è rilevabile esclusivamente quando
appaia manifesta (sentenze
n. 281 del 2004 e n. 98 del 1997;
ordinanza n. 348
del 1995) – osservano che, nel caso in esame, la sussistenza di tale
presupposto processuale in capo al giudice rimettente si fonderebbe sul
disposto degli artt. 35, primo comma, e 70, primo comma, del regio decreto n.
1127 del 29 giugno 1939 (Testo delle disposizioni legislative in materia di
brevetti per invenzioni industriali), i quali attribuirebbero
alla Commissione ricorsi la competenza a decidere sulle impugnazioni avverso
qualsiasi provvedimento adottato dall'Ufficio brevetti senza che rilevi,
pertanto, la distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi alla
quale accenna l'ordinanza di rimessione.
5.2.–
Quanto al provvedimento,
Rileva, poi,
5.3.– Osserva
L'art. 35, comma primo, del regio decreto n. 1127 del 1939,
dispone infatti – relativamente ai brevetti per
invenzioni industriali – che può essere impugnato davanti alla Commissione
prevista dall'art. 71 «il provvedimento col quale l'Ufficio italiano brevetti e
marchi respinge la domanda, o comunque non l'accoglie integralmente»; in modo
sostanzialmente analogo dispone l'art. 33 del regio decreto 21 giugno 1942, n.
929, quanto ai marchi (nonché, attraverso il generale richiamo al r.d. n. 1127
del 1939, il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, quanto ai modelli di utilità ed ai modelli e disegni ornamentali e l'art. 13
della legge 21 febbraio 1989, n. 70, quanto alle topografie dei prodotti a
semiconduttori).
La tesi, prospettata dalle parti private, secondo la quale
tutti i provvedimenti dell'Ufficio brevetti sarebbero ricorribili davanti alla
Commissione, deve essere respinta, in quanto il ricorso alla Commissione in
sede giurisdizionale è possibile, e
L'individuazione del provvedimento di rigetto, totale o
parziale, dell'Ufficio brevetti avverso il quale è
proponibile ricorso giurisdizionale alla Commissione, pertanto, vale anche a
segnare i confini della relativa potestà della Commissione stessa, essendo a
questa affidato – quale giudice speciale – il compito di sindacare, sul piano
della legittimità, esclusivamente l'esercizio dei poteri che la legge
conferisce all'Ufficio brevetti in ordine alle domande di brevetto, di
registrazione di marchio ovvero di modelli e disegni.
In altri termini, i limiti della giurisdizione spettante alla
Commissione, quanto ad oggetto, coincidono – proprio perché si tratta di un
sindacato di legittimità – con i poteri che la legge conferisce all'organo
amministrativo (Ufficio italiano brevetti e marchi) in sede di
esame delle domande di privativa, con l'ulteriore limite che il
sindacato giurisdizionale è ammesso dalla legge solo quando l'Ufficio non
abbia, in tutto o in parte, accolto la domanda; come del resto ha riconosciuto
la stessa Commissione dichiarando inammissibile il ricorso, proposto da un
terzo, avverso il provvedimento di rilascio di un brevetto.
5.3.1.– Ebbene, costituisce jus
receptum – secondo la giurisprudenza della
medesima Commissione per i ricorsi e della Corte di cassazione – che l'Ufficio
brevetti, quanto alle invenzioni, ha esclusivamente il potere (art. 31) di
«accertare se l'invenzione è conforme alle disposizioni dell'art. 12 e non
contrasti con quelle dell'art. 13» del r.d. n. 1127 del 1939, e cioè di verificare che quanto descritto nella domanda
implichi (in base alla sola descrizione) un'attività inventiva e sia
suscettibile di applicazione industriale (art. 12, comma primo), e non urti
contro alcuno dei divieti sanciti dalla legge.
Come l'accoglimento della domanda di brevetto deve avvenire –
secondo quanto afferma la giurisprudenza – senza «ricerche esterne al contenuto
della domanda (perché) l'Ufficio non ha da fare confronti tra quello ed altri
brevetti già concessi, o altre domande in corso», così – specularmente
– il rigetto della domanda è legittimo solo quando i
prodotti «all'analisi diretta risultano immediatamente non invenzioni o
invenzioni non brevettabili perché rientrano nelle categorie di cui agli artt. 12, commi secondo e terzo, e 13, comma secondo o perché il trovato
appaia immediatamente privo di novità o di livello inventivo o d'idoneità
all'applicazione industriale, in base ad un confronto tra contenuto della
domanda e nozioni di comune esperienza».
Del tutto coerentemente, quindi, il sindacato giurisdizionale
della Commissione è ammesso solo ove l'Ufficio abbia optato
per la seconda alternativa in quanto, essendo la valutazione demandata
all'Ufficio puramente estrinseca (“senza esame”, secondo una locuzione diffusa
in dottrina), «la concessione del brevetto non pregiudica l'esercizio delle
azioni giudiziarie circa la validità di esso e i diritti derivanti
dall'invenzione» (art. 37 del r.d. n. 1127 del 1939). Così come
è evidente che la c.d. carenza di legittimazione del terzo ad impugnare
il provvedimento concessivo del brevetto si risolve, in realtà, in una carenza
di giurisdizione della Commissione che sarebbe, altrimenti, investita di una
questione attinente alla validità del brevetto: questione di spettanza,
viceversa, del giudice ordinario.
5.3.2.– Analoghi rilievi, ed analoghe
conclusioni si attagliano al marchio: l'art. 29 del r.d. n. 929 del 1942
descrive puntualmente il tipo di valutazione (meramente estrinseca) che
l'Ufficio è chiamato a compiere e, quindi, i limiti del sindacato devoluto alla
Commissione dall'art. 33 quale giudice speciale di legittimità.
In tale contesto, è evidente che
l'introduzione, ad opera del decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447,
dell'opposizione di terzo alla registrazione del marchio nell'ambito del procedimento
amministrativo ha determinato – con l'ampliamento dei poteri dell'Ufficio in
quanto chiamato a valutare, sempre e soltanto ai fini dell'accoglimento o del
rigetto della domanda di registrazione del marchio, la fondatezza
dell'opposizione proposta dal terzo – un corrispondente ampliamento dei confini
della potestà giurisdizionale della Commissione; fermo, anche stavolta e consequenzialmente, che «la registrazione non pregiudica
l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità e l'appartenenza del
marchio» (art. 34 del r.d. n. 929 del 1942).
5.3.3.– E' appena il caso di rilevare che anche il d.lgs. n. 30 del 2005 – delimitando (art. 170) l'oggetto
dell'esame in sede amministrativa delle domande relative ai
marchi, alle invenzioni, ai disegni e modelli, alle varietà vegetali e alle
topografie – altrettanto puntualmente delimita le funzioni giurisdizionali
della Commissione (art. 135), ribadendo – ancora una volta – che «la
registrazione e la brevettazione non pregiudicano
l'esercizio delle azioni circa la validità e l'appartenenza dei diritti di
proprietà industriale» (art. 117).
5.4.– Le considerazioni fin qui svolte rendono evidente come,
non potendo quello di ricalcolo della durata della protezione del certificato complementare essere
qualificato come un provvedimento che, ai sensi dell'art. 35 del r.d. n. 1127
del 1939, «respinge la domanda, o comunque non
l'accoglie integralmente» e contro il quale soltanto è ammesso ricorso
giurisdizionale alla Commissione di cui all'art. 71, deve negarsi la
sussistenza della giurisdizione della Commissione rimettente.
Peraltro, la stessa ordinanza di rimessione non può esimersi
dal rilevare che l'Ufficio brevetti ha provveduto al ricalcolo, ex officio, «unicamente per aggiornare le
informazioni che l'Ufficio stesso è tenuto a fornire a tutti coloro che ne
abbiano interesse sia mediante la pubblicazione del Bollettino sia mediante
l'aggiornamento della banca dati», e pertanto in assolvimento di un compito –
di “curatore” del Bollettino di cui all'art. 97 del r.d. n. 1127 del 1939 – che
nulla ha a che vedere con quello disciplinato
dall'art. 31 ed in relazione al quale, soltanto, è previsto il sindacato
giurisdizionale di legittimità della Commissione.
Tali rilievi escludono ogni plausibilità della tesi – prospettata
dalle società ricorrente ed intervenienti
– secondo la quale il provvedimento dell'Ufficio brevetti avrebbe parzialmente
rigettato la domanda all'epoca avanzata di concessione del certificato
complementare: la confutazione di tale tesi è implicita in quanto la medesima
Commissione osserva parlando di una norma «che è destinata ad incidere
direttamente nei rapporti fra privati, come del resto accade per tutte le norme
che fissano la durata dei titoli di proprietà industriale», e cioè nel rilievo
che, in ordine all'estensione temporale della protezione, l'Ufficio brevetti è
privo di qualsiasi potere discrezionale a differenza di ciò che gli è
riconosciuto quando deve accogliere o respingere la domanda di brevetto. E non
a caso l'ordinanza di rimessione non manca di rilevare che qualsiasi
determinazione adottata dall'Ufficio in ordine alla
durata della privativa è meramente “ricognitiva” di quanto dispone la legge ed
è demandabile, con un'azione di mero accertamento, all'autorità giudiziaria
ordinaria posto che attiene alla “validità e appartenenza” del diritto di
privativa: ciò che esclude, anche sotto questo profilo, la possibilità che con
quella del giudice ordinario concorra la potestà giurisdizionale della
Commissione.
6.– Conclusivamente deve negarsi alla Commissione dei ricorsi
contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi la qualità di
giudice nella controversia a qua per carenza di
giurisdizione.
dichiara inammissibili gli interventi spiegati da Bristol Myers Squibb s.r.l., Eli Lilly and Company, F. Hoffman
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 61, commi 4 e 5, del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), sollevata, in riferimento
agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione, dalla Commissione dei ricorsi
contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 15 luglio 2005.
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2005.
Allegato
Ordinanza letta all'udienza del 21 giugno 2005
ORDINANZA
Ritenuto che nel
giudizio di legittimità costituzionale si sono costituiti – oltre il Presidente
del Consiglio dei ministri e
Considerato che,
nonostante
che la questione dell'ammissibilità dell'intervento nel
giudizio incidentale di legittimità costituzionale non risente in alcun modo
delle modifiche apportate, nel 2004, alle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che l'art. 4, comma 3, si limita
a disciplinare le modalità attraverso le quali si può spiegare intervento
davanti alla Corte, ferma “restando la competenza della Corte a decidere
sull'ammissibilità”;
che, quanto appunto all'ammissibilità dell'intervento, la
giurisprudenza di questa Corte è nel senso che al principio generale – secondo
il quale possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale (oltre
il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il
Presidente della Giunta) solo le parti del giudizio a quo – può derogarsi
“soltanto a favore dei soggetti titolari di un interesse qualificato,
immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio” (ordinanza n. 251 del 2002);
che tale principio implica che l'incidenza sulla situazione
sostanziale vantata dall'interveniente derivi non già, come per tutte le altre
situazioni sostanziali governate dalla legge oggetto del giudizio, dalla
pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa,
bensì dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto
sostanziale oggetto del giudizio a quo;
che la circostanza per la quale, attesa la breve vigenza
della legge n. 349 del
che, conseguentemente, devono dichiararsi inammissibili
tutti gli interventi indicati in premessa, ad eccezione di quello della Menarini International, della Sigma-Tau s.p.a., della Malesi
s.p.a. e della F.I.R.M.A. s.r.l.;
che, infatti, tali società hanno spiegato intervento nella
qualità, le prime due, di licenziatarie della
ricorrente Schering Corporation,
e la terza e la quarta di sublicenziatarie della prima,
sicché la pronuncia di questa Corte è destinata a produrre nei loro confronti,
in quanto titolari di situazioni soggettive dipendenti da quella della Schering Corporation, i medesimi
effetti che essa produrrà, in ordine al rapporto dedotto nel giudizio a quo,
nei confronti della loro dante causa;
per questi motivi
dichiara inammissibili gli interventi di Bristol Myers Squibb s.r.l.,
Eli Lilly and Company, F. Hoffman
dichiara ammissibili gli interventi della Menarini International Operations Luxembourg s.a., della Sigma Tau s.p.a., della Malesi Istituto Farmabiologico
s.p.a. e della F.I.R.M.A. s.r.l.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 21 giugno 2005.
F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente